在企業(yè)經(jīng)營過程中，經(jīng)常會收到不同公司發(fā)來的律師函、法務(wù)函、法律函等知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)函件，常見的有涉及軟件公司、圖庫公司、字庫公司等著作權(quán)的，也有涉及專利、商標(biāo)等事項的。函件內(nèi)容主要為該企業(yè)存在未經(jīng)合法授權(quán)使用其專利/作品/商標(biāo)的行為，并表示其已掌握實際使用的相關(guān)證據(jù)，要求企業(yè)回函、表示會追究法律責(zé)任等不一而足。

有些企業(yè)看到此類律師函認(rèn)為就是“碰瓷”，將函件束之高閣；有些則如臨大敵，不知如何是好。但無論如何，都建議企業(yè)先由專業(yè)人士進行內(nèi)部自查，而非貿(mào)然給對方回函。

事實上，排除“碰瓷”、詐騙的情況外，發(fā)函方除了制止侵權(quán)、獲得賠償這一目的外，很多時候還存在變相取證的目的。因此，若企業(yè)處理不當(dāng)，貿(mào)然聯(lián)系了對方，則有可能親手給對方送去了侵權(quán)的“實錘”。

因此，當(dāng)企業(yè)收到知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)律師函后，建議按以下“四步走”的方案進行處理：

1

初步核實函件的真實性

當(dāng)企業(yè)收到一份關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的律師函、法律函或者法務(wù)函時，??首先應(yīng)當(dāng)核實函件的真實性。目前，社會上確實有一些“知識產(chǎn)權(quán)流氓”，打著律師事務(wù)所的名義，以侵犯知識產(chǎn)權(quán)為由，采用廣撒網(wǎng)發(fā)函的方式行“碰瓷”之事。

所以，在初步查看律師函的內(nèi)容以后，企業(yè)需第一時間核實發(fā)函主體是否真實存在。比如，可以通過企業(yè)信用信息網(wǎng)等網(wǎng)站查詢發(fā)函的公司是否真實存在，函件上記載的公司名稱、落款公章是否與企業(yè)信用信息網(wǎng)登記的公司名稱完全一致。如果是律師函，還要在當(dāng)?shù)厮痉ň止倬W(wǎng)查詢發(fā)函律師事務(wù)所以及簽字律師是否真實存在。

若經(jīng)初步核查，發(fā)現(xiàn)發(fā)函公司的名稱、公章與工商登記不一致，或者律師函沒有律師事務(wù)所蓋章，律所、律師在司法局官網(wǎng)“查無此人”等情形的，該函件的真實性就存在極大問題。對于此類函件，企業(yè)可暫時不予理會。

2

確認(rèn)函件中對方主張的行為是否屬實

?? 在初步核實了函件真實性后，第二步就是迅速在內(nèi)部核實確認(rèn)律師函/法律函中對方的主張的侵權(quán)行為是否有實際發(fā)生。

針對不同的侵權(quán)行為，可分情況進行核實：

① 針對主張專利侵權(quán)的函件，??需核實對方主張的專利侵權(quán)產(chǎn)品是否是本企業(yè)所生產(chǎn)、銷售，??或者相關(guān)技術(shù)是否由本企業(yè)運用或?qū)嵤?/p>

② 針對有關(guān)著作權(quán)侵權(quán)的函件，需要查明對方指控本企業(yè)侵犯其作品著作權(quán)的具體使用場景和使用行為是否真實的存在。比如，對方指控在公司公眾號發(fā)表的文章中使用了對方享有著作權(quán)的圖片的，則應(yīng)核實是否實際使用該圖片。

③ 針對商標(biāo)侵權(quán)的函件，?需要核實本企業(yè)是否有真實使用該注冊商標(biāo)或該標(biāo)識的行為。??

如果經(jīng)內(nèi)部核實發(fā)現(xiàn)根本不存在對方函件中聲稱的行為，則企業(yè)可以對函件不予理會。

如果經(jīng)內(nèi)部核實確實存在函件中指控的行為，則應(yīng)再繼續(xù)核實：公司是否實際取得了相應(yīng)的授權(quán)。曾經(jīng)有這樣的案例，一家公司收到了某軟件著作權(quán)侵權(quán)的律師函，公司被迫去和發(fā)函方談和解，并協(xié)商花大價錢購買對方的正版軟件。可在簽和解協(xié)議前卻發(fā)現(xiàn)，公司實際購買過該正版軟件，只是因工作人員變動頻繁、工作交接不到位才導(dǎo)致了這一“烏龍”侵權(quán)的發(fā)生。

3

核查對方知識產(chǎn)權(quán)有效性及權(quán)利內(nèi)容，初步判斷侵權(quán)風(fēng)險

在初步確認(rèn)被指控的侵權(quán)行為確實有發(fā)生的前提下，企業(yè)此時需要通過核查發(fā)函方知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利有效性及權(quán)利內(nèi)容，結(jié)合本企業(yè)使用行為??及授權(quán)情況，初步判斷知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的風(fēng)險。

（1）核實發(fā)函方主體身份

首先，核查發(fā)函方是否為函件所涉知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人，包括專利權(quán)人、著作權(quán)人、注冊商標(biāo)注冊人。若發(fā)函方并非權(quán)利人，但其聲稱具有權(quán)利人授權(quán)的，則要進一步核實其授權(quán)的真實性和有效性，以及授權(quán)的權(quán)項是否包括向第三方維權(quán)。

（2）核查權(quán)利的有效性及權(quán)利內(nèi)容

① 針對主張專利侵權(quán)的函件：

■ 可通過國家知識產(chǎn)權(quán)局“專利檢索”網(wǎng)站對函件中提到的專利名稱、專利申請?zhí)枴＠麢?quán)人名稱、專利申請人名稱等信息進行檢索，核對所涉專利是否有效；

■ 如果經(jīng)過初步檢索確認(rèn)對方確實具有有效的專利，則建議與公司的研發(fā)部門或技術(shù)生產(chǎn)部門進行初步的溝通。例如與公司研發(fā)部門的負(fù)責(zé)人溝通??討論是否真實存在函件所述的侵權(quán)行為，相應(yīng)的技術(shù)的來源、技術(shù)實施的具體情況，是否有規(guī)避侵權(quán)的方案、規(guī)避的難度以及風(fēng)險規(guī)避可能產(chǎn)生的經(jīng)營成本??和其他影響。在充分討論上述問題之后，公司法務(wù)人員可以綜合判斷??侵權(quán)風(fēng)險的高低和抗辯的可能性。

圖/國家知識產(chǎn)權(quán)局“專利檢索”網(wǎng)站

② 針對主張著作權(quán)侵權(quán)的函件：

■ 核查能證明權(quán)利人擁有所涉作品著作權(quán)的有效權(quán)屬證明材料，比如相應(yīng)圖庫、字庫、軟件聯(lián)盟、版權(quán)音樂平臺的官方網(wǎng)站；有條件的，還可核查所涉作品獨創(chuàng)性、首次發(fā)表日期等內(nèi)容的相關(guān)證明材料；

■ 同樣的，若經(jīng)過初步核查確認(rèn)發(fā)函方確實具有有效著作權(quán)的，則建議企業(yè)內(nèi)部自查實際使用的相關(guān)情況，以識別相應(yīng)風(fēng)險大小和確認(rèn)抗辯的方案。比如對于使用盜版軟件的，應(yīng)立即與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)盜版軟件??實際使用的狀況，包括??安裝的數(shù)量、軟件獲取來源??、授權(quán)是否過期等，并結(jié)合前述的信息綜合初步來判斷著作權(quán)侵權(quán)風(fēng)險的高低。

③ 針對主張商標(biāo)侵權(quán)的函件：

■ 通過國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局官網(wǎng)——“中國商標(biāo)網(wǎng)”查詢函件所指被侵權(quán)商標(biāo)的注冊情況，特別要注意該商標(biāo)注冊的時間、有效期以及類別；

■ 同時自查本企業(yè)具體使用相關(guān)標(biāo)識的具體樣式、使用渠道、傳播范圍、??獲取標(biāo)識來源等情況，初步判斷商標(biāo)侵權(quán)的綜合風(fēng)險。

圖/中國商標(biāo)網(wǎng)

需要注意的是，本輪工作的重點不是一定要作出“是否侵權(quán)”這一結(jié)論性的判斷，因為對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的認(rèn)定，是一項復(fù)雜、專業(yè)、系統(tǒng)的工作，需要專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)律師進行系統(tǒng)的分析。因此，本輪工作的重點在于盡快收集函件所涉事實情況，了解初步風(fēng)險狀況之后，向公司管理層進行匯報和建議，便于公司進一步尋求知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)I(yè)律師的幫助和支持。

4

內(nèi)部處置及應(yīng)對策略

在初步判斷本次侵權(quán)行為確有發(fā)生，對方的權(quán)利也處于有效、穩(wěn)定的狀態(tài)時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡快啟動內(nèi)部處理。

內(nèi)部處置的主要方式包括：暫停相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)營、宣傳活動，及時刪除相關(guān)鏈接、下架相關(guān)產(chǎn)品、卸載相關(guān)軟件，有實物的，還應(yīng)對實物進行才拆除、收回、銷毀等處理，避免侵權(quán)后果進一步擴大。

同時，建議企業(yè)根據(jù)侵權(quán)事實及商業(yè)需求采取相應(yīng)的應(yīng)對策略。應(yīng)對策略屬于具體問題具體分析的范疇，建議聘請專業(yè)律師進行處理，在此不再贅述。

當(dāng)然，除了對律師函“置之不理”外，企業(yè)在處理過程中難免會與發(fā)函方進行接觸，甚至需要進行書面回函。如果說前期的內(nèi)部自查、初步分析還屬于“低階玩法”，那么與發(fā)函方的溝通過程中的“勾心斗角”，則屬于專業(yè)人士的“高階玩法”。以下與發(fā)函方溝通的要點，可與讀者分享一二：

■ 了解發(fā)函方真實意圖。如前所述，發(fā)函方的目的并不相同，因此需要盡可能去了解其真實意圖，判斷對方到底掌握了多少證據(jù)，有無商業(yè)和解的可能等。

■ 統(tǒng)一對外溝通窗口及口徑。企業(yè)第一時間接收到律師函的可能并非法務(wù)部門，而是業(yè)務(wù)部門，有可能是具體某項業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員，也有可能是部門負(fù)責(zé)人。但無論是誰，都不能貿(mào)然對對方進行回復(fù)，而是應(yīng)該在進行完上述初步分析判斷后，由公司安排具體的法律專業(yè)人員，按既定的統(tǒng)一口徑，與發(fā)函方進行接觸、溝通、回復(fù)。

■ 溝通過程中，積極收集抗辯的相關(guān)證據(jù)材料。由于一兩頁的律師函可透露的信息不多，而且通過公開渠道查詢也可能存在各種障礙。因此，充分利用與對方溝通的渠道收集相關(guān)信息甚至是抗辯證據(jù)，也是此類問題常用的處理策略。比如，若對方律師函并未明確列明其權(quán)利基礎(chǔ)信息的，可以要求對方提供；再比如，曾經(jīng)有一個案例就是發(fā)函方在與收函方的溝通中，主動暴露了其專利權(quán)在申請之前已經(jīng)有相應(yīng)的產(chǎn)品上市銷售了，這說明該專利的申請，是不符合相關(guān)法律規(guī)定的。而這一點被收函方律師緊緊抓住，直接無效了對方的專利權(quán)，讓對方的維權(quán)工作變成了“無本之木”，不了了之，可謂是化被動為主動的典型案例。

綜上，企業(yè)收到知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的律師函、法務(wù)函后，既不能直接“置之不理”，避免錯過化被動為主動的窗口期，也避免出現(xiàn)損失的擴大。當(dāng)然，也沒有必要“如臨大敵”，參照上述“四步走”的方案，必要時尋求專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)律師的支持和幫助，正確化解侵權(quán)危機。

作者介紹

卞穎華律師

合伙人

企業(yè)法律顧問

擅長解決復(fù)雜商事爭議，并基于常年解決爭議的經(jīng)驗?zāi)軌驗槠髽I(yè)提供完善的合規(guī)、風(fēng)控服務(wù)。

北京市惠誠律師事務(wù)所

北京市惠誠律師事務(wù)所于1998年成立，其前身為司法部司法研究所專業(yè)人員組成的司法部直屬所，2002年改制為合伙制大型綜合事務(wù)所。截至目前，惠誠在北京、成都、常州、東莞、呼和浩特、杭州、濟南、昆山、南京、南通、上海、沈陽、深圳、蘇州、天津、武漢、西安、廈門、宜賓、鄭州20個城市設(shè)有辦公室。

將惠誠打造成為全國領(lǐng)先、世界一流的律師事務(wù)所是惠誠的發(fā)展目標(biāo)。在此目標(biāo)指導(dǎo)下的惠誠一直有著強烈的責(zé)任感和使命感，一貫秉承”投之以惠，報之以誠，事事惠誠”的服務(wù)宗旨，積極發(fā)揮資深律師與集體智慧的作用，堅持專家化的發(fā)展特色，傾力打造自己的業(yè)務(wù)和管理團隊，與國內(nèi)外律師界同仁、學(xué)術(shù)界專家及政府有關(guān)專業(yè)機構(gòu)保持密切聯(lián)系和合作，憑借強大的業(yè)務(wù)能力和成功經(jīng)驗，為更多客戶提供專業(yè)快速、優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。